Unionin yleinen tuomioistuin (EUYT) on 7.12.2017 antanut tavaramerkin maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä koskevan ratkaisun, jossa se on arvioinut mahdollisuutta ottaa huomioon EU:n ulkopuolista kaupallista käyttöä koskevia todisteita EU-tavaramerkkihakemusta koskevassa väiteasiassa.
The Coca-Cola Companyn ja Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd:n välinen kiista oli nyt jo toiseen kertaan EUYT:n käsiteltävänä. Sekä aiemmassa, vuonna 2014 annetussa ratkaisussa (T-480/12) että tuoreessa päätöksessä (T-61/16) on tuotu eurooppalaiseen tavaramerkkioikeuteen uudenlaista tulkintaa siitä, miten tosiasialliseen kaupalliseen käyttöön liittyvää näyttöä voidaan ottaa huomioon väitemenettelyssä.
Molemmat EUYT:n ratkaisut liittyvät MASTER-merkin rekisteröinnin kumoamiseen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa koskevan hylkäysperusteen nojalla. Artiklan soveltamisedellytyksenä on ensinnäkin, että tavaramerkkien on oltava samankaltaisia esimerkiksi niin, että niiden välille syntyy mielleyhtymä, toiseksi aikaisemman tavaramerkin on oltava laajalti tunnettu ja kolmanneksi on oltava vaara aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksikäytöstä. Yksi hyväksikäytön muodoista on vapaamatkustaminen ja päätelmä sen olemassaolosta voidaan tehdä erityisesti todennäköisyyksien arvioinnin perusteella tehtävien loogisten johtopäätösten avulla.
Ensimmäisessä ratkaisussa (T-480/12) todettiin merkkien välillä olevan 8 artiklan 5 kohdan edellyttämä mielleyhtymä ja vahvistettiin, että erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön arvioinnissa on rekisteröidyn tavaramerkin lisäksi mahdollista ottaa huomioon muitakin merkityksellisiä seikkoja, kuten käsillä olevassa tapauksessa todisteet kaupallisesta käytöstä. Tämä on sinänsä merkittävää, koska yleensä väitemenettelyssä merkkien tosiasialliseen käyttöön liittyvällä todistelulla ei juurikaan ole sijaa.
Jälkimmäisessä ratkaisussa (T‑61/16) puolestaan keskityttiin vapaamatkustusvaaran arviointiin, ja siihen voidaanko kohdealueen (EU:n) ulkopuolinen näyttö ottaa huomioon.
Coca-Cola Company väitti, että valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaupallista käyttöä koskevista todisteista tehtäviä loogisia johtopäätöksiä sillä perusteella, että ne eivät koskeneet EU:ta. Coca-Cola Company oli toimittanut kuvakaappauksia pääasiassa arabiankielisestä sivustosta http://www.mastercola.com/, joista kävi ilmi, että tuotteita on myyty samanlaisissa pakkauksissa kuin COCA-COLA -merkin tuotteita ja tavaramerkkiä on käytetty valkoisena punaisella pohjalla muodossa MASTER COLA.
EU:n tavaramerkkiviraston valituslautakunta katsoi, että EU-tavaramerkin rekisteröintiä ei voida evätä unionin alueen ulkopuolella toteutettujen toimien perusteella. EUYT kuitenkin totesi, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttö EU:n ulkopuolella voidaan ottaa huomioon EU-tavaramerkkihakemukseen liittyvässä väitemenettelyssä. Coca-Cola Companyn toimittamista kuvakaappauksista voidaan päätellä, että on olemassa vakava vaara, että merkkiä tullaan käyttämään vastaavassa muodossa myös EU:ssa. Jo EU-rekisteröintihakemuksen voidaan tulkita viittaavan aikomuksiin myydä tavaroita tai palveluja EU:ssa. Väitemerkin haltija ei myöskään ollut esittänyt vastakkaista näyttöä erilaisista kaupallisista aikeista EU:n osalta, joten tavaramerkin käytöstä tietyssä asussa unionin ulkopuolella voidaan tehdä looginen johtopäätös, että on vaara, että merkkiä tullaan käyttämään samalla tavalla myös unionissa. Coca-Cola Companyn valitus hyväksyttiin, ja valituslautakunnan päätös kumottiin.
Päätös on merkittävä, koska sekä Suomessa että EU:ssa on perinteisesti suhtauduttu pidättyvästi sellaisten todisteiden huomioon ottamiseen, joita ei ole kohdistettu selkeästi kohdealueeseen. Esimerkiksi markkinaoikeus on suhtautunut torjuvasti .com -päätteisiltä sivustoilta peräisin olevaan näyttöön, sillä kyseinen kansainvälinen pääte ei itsessään riittävällä tavalla yksilöi Suomessa olevaa kohdeyleisöä. EUYT:n päätös saattaa indikoida suunnanmuutosta siinä, miten merkin kattaman maantieteellisen alueen ulkopuolista näyttöä voidaan ottaa huomioon laajalti tunnettuun tavaramerkkiin pohjautuvassa väitemenettelyssä.
Linkki ratkaisuun täällä.
