Voiko käyttämätöntä ja sen perusteella menetetyksi katsottua tavaramerkkiä loukata niin, että sen haltijalle tulee maksaa vahingonkorvausta? Kyllä voi, sanoo Euroopan unionin tuomioistuin (EUT), joka on käsitellyt asiaa 26.3.2020 antamassaan ratkaisussa C-622/18 (AR v. Cooper International Spirits LLC and Others).
AR oli nostanut loukkauskanteen mm. Cooper International Spiritsiä vastaan aiemman ranskalaisen tavaramerkkinsä ”SAINT GERMAIN” (kuvio) perusteella. Merkki oli rekisteröity mm. alkoholi- ja väkijuomille. Cooper International Spirits taas käytti samankaltaista merkkiä ”StGermain” niin ikään alkoholijuomille.
Puolustautuakseen Cooper International Spirits nosti kumoamiskanteen valittajan SAINT GERMAIN -merkkiä vastaan sillä perusteella, että merkkiä ei oltu tosiasiassa käytetty viiteen vuoteen – saati edes otettu käyttöön missään vaiheessa. Kumoamiskanne menestyi ja merkki katsottiin menetetyksi.
AR kuitenkin vaati edelleen vahingonkorvausta ajalta ennen tavaramerkin menetetyksi julistamista.
Ranskalainen ennakkoratkaisupyyntö koski siis siitä, säilyttääkö tavaramerkkinsä viiden vuoden käyttämättömyyden perusteella menettänyt haltija oikeuden vaatia korvausta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että kolmas osapuoli on ennen menettämisen voimaantulopäivää käyttänyt samankaltaista merkkiä niin että sekaannusta on aiheutunut.
EUT huomauttaa ratkaisussaan, että Ranskassa käyttämättä jättämisestä johtuva tavaramerkin menettäminen tuottaa vaikutukset sen rekisteröintiä seuraavan viiden vuoden määräajan päättymisestä lähtien. Toisin sanoen, merkki on ollut normaaleine oikeusvaikutuksineen voimassa ennen sen kumoamista, vaikka sitä ei ole käytettykään. Tästä seuraa, että haltija voi vedota loukkauksiin, jotka ovat tapahtuneet ko. ajan kuluessa, vaikka vetoaminen tapahtuu vasta menetetyksi julistamisen jälkeen.
Vielä EUT toteaa, että vaikka käyttämättömyys ei itsessään ole este loukkaukseen liittyvälle korvaukselle, tämä seikka on kuitenkin otettava huomioon haltijalle aiheutuneen vahingon olemassaolon ja tarvittaessa laajuuden ja näin ollen sen vahingonkorvauksen määrän määrittämiseksi, jota tämä voi mahdollisesti vaatia.
Teknisesti ratkaisu vaikuttaa oikealta. Eräänlaisesta käyttöpakosta huolimatta tavaramerkki voidaan ”varastoida” viideksi vuodeksi ilman, että sitä tarvitsee käyttää, ja vasta tämän yhtäjaksoisen viiden vuoden käyttämättömyyden jälkeen merkistä haittaa kärsivä osapuoli voi vaatia sen kumoamista. Ei ole säädetty, että viiden vuoden kuluttua tavaramerkin rekisteröimisestä sen haltijan on näytettävä toteen ko. merkin käyttö saadakseen tavaramerkkioikeuden suojaa. Lisäksi loukkaustapauksissa sekaannusvaaraa arvioidaan abstraktisti rekisteröinnin kohde huomioiden eikä konkreettiseen tilanteeseen markkinoilla nähden.
Kuitenkin ajatus siitä, että tavaramerkinhaltija, joka ei ole koskaan edes ottanut merkkiään käyttöön, voisi kärsiä sellaista vahinkoa loukkauksesta, josta tulisi maksaa korvausta, vaikuttaa hieman ongelmalliselta – tulisihan korvauksen määrän vastata aiheutunutta vahinkoa. Kuten tuomiossakin on mainittu, tämä seikka voidaan kuitenkin käytännössä ottaa huomioon varsinaisen vahingonkorvausmäärän määrittämisessä.
Koko ratkaisu on luettavissa täältä: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-622/18.