Berggren | Blogi

Kompastuskiviä Silkkitiellä – onnistunut tavaramerkkisuojaus Kiinassa, osa I

Kirjoittanut Irene Hallikainen | 27.2.2017

Kiinan laajat markkinat, alhaiset tuotantokustannukset ja kilpailukyky houkuttelevat länsimaisia yrityksiä. IPR-lakimies Irene Hallikainen kertoo blogisarjan ensimmäisessä osassa, kuinka aikainen lintu nappaa tavaramerkin ja miksi torkuttaminen voi koitua kalliiksi.

Tavaramerkkisuojaus Kiinassa on suomalaisyrityksen kannalta tärkeää paitsi silloin, kun yritys suunnittelee tavaroidensa tai palvelujensa vientiä Kiinaan, mutta myös silloin, kun suunnitelmissa on alkaa tuottaa yrityksen tavaramerkillä varustettuja tavaroita Kiinassa, vaikka myynti ja markkinointi tapahtuisivatkin muualla.

Kiinassa suojaa saavat kansallisesti rekisteröidyt tavaramerkit, kansainväliset tavaramerkkirekisteröinnit, joissa Kiina on nimetty kohdemaaksi, sekä tietyin, vaikeasti täyttyvin edellytyksin rekisteröimättömät merkit, jotka ovat tulleet Kiinassa laajalti tunnetuiksi. Rekisteröinti Manner-Kiinassa ei kuitenkaan kata Taiwania, Hongkongia ja Macaota, vaan siellä suojausta on haettava erikseen.

First to file – nopeus on valttia

Riskien ja ongelmatilanteiden välttämiseksi tavaramerkkiasiat on syytä hoitaa kuntoon jo ennen kuin valmistus tai liiketoiminta Kiinassa aloitetaan. Tällä ehkäistään ongelmat kolmannen tahon hakiessa identtistä tai samankaltaista tavaramerkkirekisteröintiä, sillä etuoikeuden saa aina tavaramerkin ensimmäinen hakija – sillä, kuka merkkiä ensin käytti, ei välttämättä ole juurikaan painoarvoa.

Tavaramerkkirekisteröinti pitäisi aina hankkia yrityksen omiin nimiin sopimuskumppanin tai valmistajan sijaan, sillä tavaramerkkirekisteröinnin omistuksen saaminen yhteistyön päättyessä voi käydä yrityksen kannalta hankalaksi ja hintavaksi. Pahimmassa tapauksessa yhtiön voidaan itse katsoa loukkaavan toisen tavaramerkkioikeuksia Kiinassa!

Ratkaisuja etsimässä

Rekisteröimättömän merkin puolustamisen keinot ovat hyvin vähäiset. Tunnettuuteen vetoaminen on erityisen vaikeaa, sillä sen toteennäyttäminen vaatii erityisen laajan ja pitkäaikaisen käytön osoittamisen Kiinan markkinoilla – jopa teknologiajätit Facebook ja Apple ovat kompuroineet tunnettuuden osoittamisessa, kun ripeät trollit ovat rekisteröineet maailmalla nopeasti nousevia teknologiabrändien tunnuksia omiin tarkoituksiinsa. Myös vilpillisen mielen osoittaminen voi osoittautua varsin hankalaksi, ja näyttökynnys saattaa jäädä täyttymättä, vaikka merkin olisi rekisteröinyt aiempi yhteistyökumppani, valmistaja tai jälleenmyyjä.

Todistusaineiston hankkimisesta ja oikeusprosesseista johtuvat kulut voivat nousta erittäin korkeiksi, eikä siltikään ole mitään taetta siitä, että vilpillisesti rekisteröidyn merkin kumoaminen onnistuisi. Rekisteröinnin laiminlyönnin seurauksena vaihtoehdoiksi voivat siis jäädä rekisteröinnin ostaminen sievoisella kauppasummalla entiseltä yhteistyökumppanilta tai kokonaan uuden merkin keksiminen.

Joskus asia saattaa ratketa yllättävälläkin tavalla: Kopiointi- ja loukkaustapauksissa molempia osapuolia hyödyttäväksi sovintoratkaisuksi saattaa osoittautua osapuolten keskinäinen lisenssisopimus. Tällöin loukkaajasta tuleekin sopimuskumppani ja oikeudenkäynnin välttäminen säästää huomattavasti rahaa ja aikaa. Yhteenvetona voisi todeta, että vaikka nopeus on valttia, suojausasiat kannattaa hoitaa kuntoon maltilla ennen Kiinan valloituksen alkamista.

Blogisarjan seuraavassa osassa käsitellään länsimaalaisen tavaramerkin kiinankielisen version tärkeyttä brändin imagon ja maineenhallinnan kannalta sekä pohditaan länsimaalaisen rekisteröinnin riittävyyttä loukkaustapauksissa.