Voiko lähes identtinen nimi päästä tavaramerkkirekisteriin vain siksi, että sillä ei ole sanakirjamerkitystä? Tätä testattiin, kun makeisistaan tunnettu Panda-brändi haastoi ’banda’-merkin rekisteröinnin EU:ssa.
Berggren avusti menestyksekkäästi Orkla Suomi Finland Oy Ab:tä sen tunnettua ja monen suomalaisen arvostamaa Panda-makeisbrändiä koskevassa tavaramerkkiväite- ja valitusasiassa Euroopan Union teollisoikeuksien virastossa (EUIPO), jossa EUIPO:n väiteosasto oli ensin hylännyt Orklan väitteen EU:ssa haettua ’banda’-kuviomerkkiä vastaan, perustellen hylkäävää päätöstä niin kutsutun ”neutraloinnin periaatteella”.
7.4.2025 antamallaan päätöksellä EUIPO:n valituslautakunta asettui väitteentekijä Orklan kannalle ja arvioi, toisin kuin väiteosasto, että neutraloinnin periaate ei sovellu tapaukseen, ja että muun muassa erinäisille makeisille ja niitä koskeville vähittäismyyntipalveluille haettu ’banda’-kuviomerkkihakemusta ei voida rekisteröidä sillä sen ja Orklan rekisteröimien Panda-tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara:
Neutraloinnin periaate
Neutraloinnin periaatteella (”principle of neutralisation”) tarkoitetaan sitä, että jos vähintään yhdellä keskenään vertailtavina olevista tavaramerkeistä on selkeä ja täsmällinen merkitys, joka voidaan ymmärtää välittömästi, tällaisilla merkityssisällön eroilla voidaan ’neutraloida’ kyseessä olevien merkkien muut samankaltaisuustekijät, eli ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet. Merkityssisältöön liittyvän eron vaikutus otetaan huomioon merkkien samankaltaisuuden kokonaisarvioinnissa.
Neutraloinnin periaatteen soveltaminen voi johtaa siihen, että keskenään muuten huomattavan samankaltaisten ja jopa lähes identtisten tavaramerkkien, joiden suoja-alan piiriin kuuluvat samat tai samankaltaiset tavarat, ei katsota olevan sekaannusvaarassa keskenään vaikka muut sekaannusvaaran tavaramerkkioikeudelliset edellytykset olisivat käsillä.
Neutraloinnin periaate ei kosketa vain sekaannusvaaran perusteella ratkaistavia tavaramerkkikonflikteja, vaan periaatteen soveltaminen voi tulla kyseeseen myös laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla, jotka muuten nauttisivat tavallista vahvempaa, varsinaisesta sekaannusvaarasta riippumatonta suojaa.
Panda-makeisia vai Banda-makeisia?
EUIPO:n väiteosasto arvioi muun muassa sekoittaako suomalainen kohdeyleisö ’banda’-merkin Panda-merkkiin. Arvioitavana oli myös, onko kohdeyleisön näkökulmasta ’Panda’ ja ’banda’ -merkkien välillä sellainen yhteys että ’banda’ voisi perusteettomasti hyötyä Panda-merkin Suomessa nauttimasta maineesta ja tunnettuudesta, tai olla vahingoksi sille – vaikka yleisö ei varsinaisesti sekoittaisikaan merkkejä toisiinsa.
Orkla eli Panda toi väitteessä esiin monia väitettä puoltavia seikkoja. Näihin lukeutui muun muassa se, että etenkin korvakuulolta merkkejä on liki mahdoton erottaa toisistaan, ja että sana ”panda” kirjoitetaan usein väärin muodossa ”banda”. Samalla toimitettiin runsaasti Panda-merkin pitkää käyttöhistoriaa ja laajaa tunnettuutta koskevia todisteita. Kotimaisen Panda-brändin historia ulottuu vuosikymmenien taakse, kun Vaajakoskelta 1920-luvulla aloittanut makeistehdas otti 50-luvulla käyttöön Panda-tunnuksen sen tuotteille.
Väiteosasto kuitenkin hylkäsi ’banda’ -merkkiä vastaan esitetyn väitteen neutralointidoktriiniin vedoten. Väiteosasto arvioi, että vaikka merkit ovat muuten samankaltaisia, suomalainen yleisö ymmärtää sanan ’panda’ merkityssisällön välittömästi, kun taas sanalla ”banda” ei ole mitään merkitystä, ja siksi yleisö pystyy erottamaan ’Panda’ ja ’banda’-merkit toisistaan. Väiteosasto arvioi samalla, että vaikka ’Panda’-merkki on asiassa esitetyn todistelun perusteella Suomessa laajalti tunnettu, ja siten lähtökohtaisesti oikeutettu laajennettuun tavaramerkkisuojaan, merkityssisällön ero poissulkee maineikkaiden merkkien nauttiman, EU-tavaramerkkiasetuksessa tarkoitetun laajennetun tavaramerkkisuojan.
Orkla valitti väiteosaston päätöksestä. EUIPO:n valituslautakunta asettui väitteentekijä Orklan kannalle, hyväksyi valituksen kokonaisuudessaan ja katsoi, ettei neutralointidoktriini sovellu tapaukseen.
Valituslautakunnan tekemän kokonaisarvioinnin mukaan on olemassa vaara siitä, että ’Panda’ ja ’banda’ merkit voivat sekaantua toisiinsa, ja siksi ’banda’-merkkiä ei voida rekisteröidä. Kokonaisarvioinnissa valituslautakunta otti huomioon useiden muiden samankaltaisuustekijöiden ohella sen, ettei voida poissulkea, etteivätkö merkit olisi identtisiä merkityssisällöltään.
Valituksen menestymisessä merkittävässä roolissa olivat väitteentekijän valitusprosessin aikana toimittamat kirjalliset todisteet, jotka koskivat sitä että ”panda” kirjoitetaan usein väärin muodossa ”banda”. Valituslautakunta huomioi nämä todisteet aiemmin väiteprosessissa esitettyjä argumentteja tukevana todisteluna, ja katsoi, että väitteentekijä oli onnistunut todistamaan, että ”banda” voi olla ”panda” -sanan kirjoitusvirhe.
Valituslautakunnan ratkaisu ’Panda v. banda’ -asiassa vahvistaa brändinhaltijoiden asemaa
Neutralointidoktriinin ankara soveltaminen aina silloin kun toisella merkeistä on jokin välittömästi käsitettävä merkityssisältö voi tavaramerkkilainsäädännön näkökulmasta tarkoittaa sitä, että tavaramerkillä suojattujen tuotteiden rinnalle voisi tulla kilpailevia tuotteita jopa liki identtisellä tavaramerkillä – vaikka tosiasiassa käsillä olisi sekaannusvaara, tai tilanne jossa kilpailija pääsisi hyötymään aiempaan merkkiin käytetyistä markkinointi-investoinneista ja merkin vetovoimatekijöistä, kuten merkkiin liitetystä laatumielikuvasta tai muista ominaisuuksista.
Orklan ohella tunnettujen brändien haltijoista esimerkiksi teknologiajätti Apple on kamppaillut EU:ssa EUIPO:n väiteosaston soveltaessa neutraloinnin periaatetta Applen ’Oppla’ ja ’eppla’ -merkkejä vastaan esittämissä väitteissä. Näissä tapauksissa väiteosasto hylkäsi väitteet vedoten neutralointidoktriiniin, huolimatta siitä – kuten käsillä olevassa Panda v. banda -asiassa – että Apple-merkin on näissä päätöksissä katsottu olevan laajalti tunnettu tavaramerkki.[1]
Valituslautakunnan ratkaisu ’Panda v. banda’ -asiassa on merkityksellinen neutraloinnin periaatteen soveltamisen arvioinnin kannalta, ja vahvistaa brändinhaltijoiden asemaa. Päätös osoittaa sen, että neutralointiperiaatetta ei tule soveltaa kategorisesti aina silloin, kun toisella merkeistä on jokin selkeä ja täsmällinen merkityssisältö. Painoarvoa on annettava kohdeyleisön käsitykselle merkeistä, vaikka merkkien sanakirjamerkitys olisikin eri. Päätös osoittaa myös, että väitteentekijän on tärkeää tuoda ilmi kaikki itselleen edulliset seikat ja väittämät, ja myös todistaa väittämät vakuuttavasti.
Väite- ja valitusasiassa Orklaa avustaneeseen tiimiin kuuluivat Berggrenin juristit Siiri Rajapuro ja Milla Lehtoranta, IP-spesialisti Mirva Junnilainen ja juristiharjoittelijoita.
-------------------------------
[1] EUIPO:n valituslautakunta sittemmin kumosi väiteosaston hylkäävän päätöksen ’eppla’ -kuviomerkkiä koskeneessa väiteasiassa. Apple on valittanut myös ’Opple’ -merkkiä koskeva väiteasiasta, ja valituksen käsittely on vielä kesken.