EU:n teollisoikeuksien virasto EUIPO hätkähdytti BIG MAC-ratkaisullaan, jonka mukaan EU-tavaramerkki BIG MAC voidaan kumota, koska merkin haltija McDonald’s ei ollut toimittanut tarpeeksi näyttöä merkin käytöstä.
Korjataan alkuun muutama väärinkäsitys, joita julkisessa keskustelussa on noussut esille:
- McDonald’s ei ole menettänyt EU:n alueella yksinoikeutta BIG MAC-sanaan hampurilaisten tavaramerkkinä. Kumotun merkin ohella BIG MAC on suojattu useilla kansallisilla tavaramerkeillä ympäri EU:ta ja myös EU:ssa toisella rekisteröinnillä Big Mac.
- Kyse ei ollut siitä, että käyttöä koskeva näyttö olisi jäänyt riippumaan merkin kirjoitusasusta. Sanamerkkirekisteröinnin suoja-ala ei ole riippuvainen siitä, kirjoitetaanko se pienillä vai isoilla kirjaimilla. Muodossa BIG MAC rekisteröityä tavaramerkkiä voi markkinoinnissa käyttää aivan hyvin muodossa Big Mac, Big mac tai big mac.
- Tapauksessa ei myöskään oltu vedottu siihen, että sana BIG MAC olisi muuttunut jonkinlaiseksi yleissanaksi eli tavaramerkkikielellä ”vesittynyt” eikä siitä, että sanasta olisi tullut harhaanjohtava. Nämä seikat voisivat olla kumoamisperusteita, mutta kyseiseen BIG MAC-tapaukseen ne eivät liity.
Tavaramerkki voidaan kumota, jos sitä ei ole käytetty yli viiteen vuoteen. Täsmällisempää olisi sanoa, että tavaramerkki voidaan kumota, jos haltija ei pysty toimittamaan riittävää näyttöä siitä, että merkkiä on käytetty viimeisen viiden vuoden aikana. Pelkkä ’käyttö’ tuntuu yleensä itsestään selvältä, eikä moni firma osaa kantaa siitä huolta ennen, kuin riitatilanne on käsillä. Todistustaakka on kuitenkin merkin haltijalla, jonka velvollisuuksiin kuuluu käytön dokumentointi ja tiukassa paikassa käytön osoittaminen erityyppisillä todisteilla.
Teoriassa tavaramerkin ’käytön’ osoittamisen kynnys on varsin matalalla – käytännössä se vaatii kuitenkin järjestelmällistä työtä. Käyttönäytöstä tulee käydä ilmi merkin käytön ajankohta, paikka, luonne ja laajuus. EUIPO:n mukaan näyttö ei ollut tarpeeksi laajaa eikä objektiivista: suurin osa näytöstä oli hampurilaispakkauksia, kuvakaappauksia nettisivuilta ja esitteitä. Mukana oli myös konsernin palveluksessa olevien henkilöiden antamia valaehtoisia todistuksia siitä, että merkkiä oli käytetty. EUIPO jäi kuitenkin kaipaamaan itsenäistä ja puolueetonta näyttöä siitä, missä ja miten pakkauksia ja esitteitä oli ollut jakelussa, osoituksia siitä, että tuotteita on myyty tai mistä ja milloin nettisivuilla oli vierailtu. Ainoa ulkoisesta lähteestä peräisin oleva todiste oli Wikipedia-artikkeli, mutta Wikipediaa ei virastossa katsottu luotettavaksi lähteeksi – sitä kun voi muokata kuka tahansa.
Moni brändi kamppailee käyttö- ja vakiintumisnäytön dokumentoinnin ja keräämisen kanssa. Monelle on absurdi ajatus, että joku kyseenalaistaisi sellaisen tavaramerkin käytön, jonka eteen yrityksessä tehdään päivittäin paljon näkyvää työtä. Näytön kerääminen koetaan työlääksi, ja kun ihmiset vaihtuvat, sitä mukaa historiatietoa katoaa usein palanen kerrallaan. Yksinkertaisesti yrityksen henkilöstön ajan vie bisnes ja sen tarpeet. ”Kenellä on resursseja kaivaa sähköpostistaan parin vuoden takaisen mainoskampanjan leiskoja tai vanhoja laskuja, kun deadlinet paukkuvat, kilpailu on kovaa ja myyntiä on tehtävä?” on yleinen parahdus. Myös ulkopuoliset tahot ovat haluttomia antamaan erilaisia todistuksia varsinkaan, jos asiaan liittyy riitaisuuksia. Joskus myös tällaiset pyynnöt vain hukkuvat arjen kiireen keskelle.
EUIPO:n ratkaisua lukiessa itseäni jäi mietityttämään, jäikö tosiasiallisen käytön arviointiin todella epäilyksen varaa? Ratkaisu on kaiken maalaisjärjen vastainen, mutta toisaalta entisenä EUIPO:n tutkijana ymmärrän myös virkamiehen tuskan: päätöksen antaja ei voi riitatilanteessa ottaa huomioon sellaisia todisteita, joita ei virastolle ole esitetty. Se olisi epäreilua toiselle osapuolelle. On ironista ajatella, että periaatteessa päätöksen antanut virkamieskokoonpano on voinut keskustella ratkaisun perusteluista lounaspöydässä BIG MAC-hampurilaista mutustellen, mutta ei silti ole voinut esitetyn näytön perusteella kirjata päätökseen, että merkki on tosiasiallisesti otettu käyttöön.
Jäin kuitenkin miettimään, olisiko edes muutaman kuitin tai laskun toimittaminen virastolle kääntänyt asian McDonald’sin voitoksi? Joskus se on pienestä kiinni.
Lue myös Irenen blogi: Terveisiä byrokraateille! - Tavaramerkki on kuin kone, jota pitää rasvata säännöllisesti, mutta sen arvo kasvaa käyttämällä.
