Uusi tavaramerkkilaki on parhaillaan eduskunnan viimeisteltävänä, ja tavoitteena on, että se astuisi voimaan alkuvuonna 2019. Lailla saatetaan kansallisesti voimaan EU:n uudehkon tavaramerkkidirektiivin (2015/2436) sisällöt, ja se käsittää useita muutoksia Suomen tavaramerkkilainsäädäntöön. Yksi muutoksista liittyy vanhojen (ennen vuotta 2012/2013 haettujen) tavaramerkkien suoja-alaan eli tavaramerkkeihin, jotka on haettu luokkaotsikoin tai joiden suoja-ala on muutoin laaja. Muutoksen ennakoidaan vaikuttavan tuhansien merkinhaltijoiden oikeuksiin.
Kyseisten merkkien suoja-ala oli aiemmin hyvin laaja, sillä suojan piiriin katsottiin kuuluvan tavaroita myös luokkaotsikoiden sananmukaisen merkityksen ulkopuolelta. Esimerkiksi vuonna 2007 haetun tavaramerkin, jonka palveluluettelo luokassa 41 kuuluu ” Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat”, katsottiin kattavan myös käännöspalvelut, vaikka nämä eivät mitä ilmeisimmin sisälly listattujen palvelujen sananmukaiseen merkitykseen. Uuden tavaramerkkilain myötä edellä olevan mukainen tulkinta muuttuu, ja jatkossa kaikkien merkkien suoja-alaa arvioidaan tavara- ja palveluluettelon kattamien tavaroiden ja palvelujen sananmukaisen merkityksen mukaisesti.
Osana muutosta merkinhaltijoita pyydetään tarkistamaan muutoksen alaisten merkkiensä suojapiiri ja heille annetaan mahdollisuus yksilöidä rekisteröinnin kattamat tavarat ja palvelut tarkemmin. Mikäli merkinhaltija ei ole tarkkaavainen, voi seurauksena olla oikeudenmenetys.
Mitä merkkejä muutos koskee?
Hallituksen esityksen (HE 201/2018) pykälän 107 mukaisesti suoja-alaa koskeva muutos koskee tavaramerkkejä, jotka
a. on haettu ennen 1.10.2012 ja jotka kattavat koko luokkaotsikon yhdessä tai useammassa luokassa
b. on haettu ennen 1.10.2012 ja jotka muutoin kattavat kaikki luokan tavarat/palvelut (esim. luettelossa ilmaus ”kaikki tavarat”), tai
c. on haettu 1.10.2012–31.12.2013 ja jotka kattavat kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon mukaiset tavarat/palvelut yhdessä tai useammassa luokassa
Vaikka edellä olevat ehdot saattavat vaikuttaa hyvin yksityiskohtaisilta, käytännössä hyvin monet ennen 1.10.2012 jätetyt tavaramerkit on haettu luokkaotsikoin, sillä tämä oli aikanaan yleisesti hyväksytty käytäntö. Toisin sanoen, muutos koskee suurella todennäköisyydellä myös sinua, jos suomalainen tavaramerkkisi on haettu ennen lokakuuta 2012.
Mitä tapahtuu, jos en tee mitään/en täsmennä tavara- ja palveluluetteloa?
Luettelon täsmentäminen tulee tehdä lain voimaantulon jälkeen ja viimeistään silloin, kun tavaramerkki seuraavan kerran uudistetaan. Jos täsmennystä ei tehdä, tavara- ja palveluluettelon katsotaan kattavan tavaramerkin uudistamisen jälkeen ainoastaan sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut. Yllä olevassa, käännöspalveluja koskevassa esimerkissä tämä tarkoittaisi, ettei rekisteröinti enää kattaisi yrityksen ydinliiketoimintana harjoittamia käännöspalveluita. Vastaavasti ”ohjelmistoja” ei erikseen mainittu luokan 9 luokkaotsikossa ennen vuotta 2012, minkä vuoksi ohjelmistoyritykselle ennen vuotta 2012 haettu tavaramerkki ei välttämättä kata ohjelmistoja tavaramerkin uudistamisen jälkeen, ellei tavaraluetteloa täsmennetä.
Käytännössä tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa merkinhaltija ei pysty estämään kolmansia osapuolia käyttämästä merkkiään ydintuotteidensa tai -palveluidensa (kuten ohjelmistojen tai käännöspalvelujen) yhteydessä. Seurauksena tavaramerkki voi jopa altistua kumoamiselle käyttämättömyyden perusteella. Suomessa tavaramerkin tulee olla käytössä rekisteröinnin kattamille tavaroille ja palveluille, joten jos suoja-ala ei enää kata yrityksen liiketoimintaa, kolmannet osapuolet voivat tietyissä tilanteissa kumota rekisteröinnin.
Niiden merkkien osalta, joiden tavara- ja palveluluettelot eivät sisällä luokkaotsikoita vaan ainoastaan luokkanumeron ja ilmauksen ”kaikki tavarat”, tulkitaan tavara- ja palveluluettelon koostuvan jatkossa luokkaotsikoista, ellei merkinhaltija täsmennä tavaraluetteloa uudistamisen yhteydessä.
Miten täsmentäminen toteutetaan?
Lakiluonnoksen mukaan tavaraluettelon täsmentäminen tulee tehdä ennen tavaramerkin uudistamista tai uudistamisen yhteydessä samaan aikaan. Prosessin yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa, mutta yleiset linjaukset täsmennysten tekemiseksi ovat.
Merkinhaltijalle (tai hänen asiamiehelleen) annetaan mahdollisuus täsmentää, mitä tavaroita ja palveluita merkki kattaa niissä luokissa, joissa on käytetty luokkaotsikoita tai joiden suoja-ala on muutoin kattavampi kuin mitä luokkaotsikon sananmukainen merkitys antaa ymmärtää. Ainoa ehto täsmennykselle on, että tavaroiden tai palveluiden tulee kuulua kyseiseen luokkaan ja niiden on täytynyt olla kaupallisesti saatavilla silloin, kun tavaramerkkihakemus on jätetty. Näin ollen merkkiä, joka on rekisteröity vuonna 1990 ja jonka tavaraluettelo kattaa luokkaotsikon luokassa 9, voidaan täsmentää kattamaan ”tietokoneohjelmistot”, mutta samaa merkkiä, joka on rekisteröity vuonna 1930, ei voida täsmentää vastaavasti, sillä kyseisiä tavaroita ei ollut vielä tuolloin saatavilla.
Täsmennyksiin liittyvä monitulkintaisuus saattaa johtaa hankaliin käytännön tilanteisiin, jolloin voi olla epäselvää, onko tietty tavara tai palvelu ollut saatavilla tavaramerkkiä haettaessa. Onkin odotettava Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) linjauksia siitä, kuinka tällaisissa tilanteissa tulisi toimia.
Lakiluonnoksessa on lisäksi erityinen siirtymäsäännös, joka koskee tavaramerkkejä, joiden uudistus erääntyy kuuden kuukauden kuluessa uuden lain voimaantulosta. Näiden tavaramerkkien osalta täsmentäminen on mahdollista kyseisen kuuden kuukauden aikana riippumatta siitä, milloin tavaramerkin tarkka uudistuspäivä on.
Mitä merkinhaltijoiden tulisi tehdä seuraavaksi?
Tällä hetkellä merkinhaltijan ei tarvitse tehdä mitään, sillä lopullinen tavaramerkkilaki on vielä eduskuntakäsittelyssä ja vahvistettava laiksi. Samasta syystä yllä mainitun siirtymäajan tarkat päivämäärät eivät ole vielä tiedossa eikä PRH ole antanut tarkkoja ohjeita täsmennysten tekemiseksi. Lisäksi lopulliseen lakiin saattaa vielä tulla täsmennyksiin liittyviä muutoksia, joskin tämä lienee jokseenkin epätodennäköistä näin myöhäisessä vaiheessa.
Kun uuden tavaramerkkilain voimaantulopäivä varmistuu, Patentti- ja rekisterihallitus julkaissee tarkat ohjeet tavaraluettelotäsmennyksistä ja muista uuden lain mukanaan tuomista, tavaramerkkirekisteröintejä ja -hakemuksia koskevista muutoksista. Tavaramerkin uudistusajankohdan lähestyessä tavaramerkkien haltijoiden on tärkeää olla itse aktiivinen ja ottaa selvää, ovatko omat merkin luokittelutäsmennyksen tarpeessa.
Uuden lain voimaan tultua voi joka tapauksessa olla järkevää ottaa yhteyttä tavaramerkkilakimieheen ennen tavaramerkin uudistamista ja varmistaa, koskeeko luokituksen täsmentäminen omaa merkkiä, ja jos, niin miten täsmentäminen tulisi tehdä. Käyttääpä ammattilaista apuna tai ei, tärkeintä on varmistua siitä, että tavaramerkin suoja-ala kattaa jatkossakin yrityksen ydinliiketoiminnan.
