Berggren Oy edusti menestyksekkäästi Nestlé Skin Health S.A:ta verkkotunnuksen peruuttamiseen ja siirtämiseen liittyvässä asiassa. Kuviomerkkirekisteröinnin ”RESTYLANE” haltija Nestlé Skin Health S.A. (aiemmin Galderma S.A.), vaati Viestintävirastoa peruuttamaan ja siirtämään itselleen Medipol Oy:n hallinnoiman verkkotunnuksen ”restylane.fi”.
Verkkotunnuksilla eli domain-nimillä on tärkeä merkitys oikeudenhaltijan brändinrakentamisessa ja väärinkäytökset saattavat aiheuttaa tuntuvia vahinkoja. Haittaa aiheuttavien verkkotunnusten siirtäminen ja peruuttaminen on suhteellisen helppoa ja kustannustehokasta ja sitä voidaan vaatia tunnusmerkkioikeuden väärinkäytöksen nojalla. Tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) on säädetty, että fi-verkkotunnus ei saa loukata toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä ja oikeudenhaltijan vaatimuksesta Viestintävirasto voi poistaa toisen tunnusmerkkioikeutta loukkaavan verkkotunnuksen.
Tässä tapauksessa erityisen kiinnostavaa oli se, että Nestlé Skin Health S.A:n vaatimus perustui kuviomerkkiin. Menettely on suhteellisen suoraviivainen, kun verkkotunnuksen peruuttamista ja siirtoa haetaan identtisen sanamerkin perusteella, jolloin riittää, että verkkotunnus vastaa aiemmin haettua sanamerkkiä. Kuviomerkiltä tai ei-identtiseltä sanamerkiltä taas vaaditaan käytännössä sitä, että verkkotunnusta on haettu ilman siihen oikeuttavaa perustetta ja että tästä aiheutuu haittaa tavaramerkin haltijalle.
Aiemman tavaramerkin haltija saa suojaa domain-nimen oikeudetonta käyttöä vastaan
Viestintävirasto katsoikin ratkaisussaan, että kyseinen verkkotunnus oli RESTYLANE-kuviomerkin johdannainen ja peruutettavissa, koska se oli hankittu ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Olennaista ratkaisun kannalta oli siis, että verkkotunnuksen rekisteröinnille ei ollut oikeutettua perustetta, ja että rekisteröinnillä oli pyritty hyötymään tavaramerkin maineesta ja laajasta tunnettuudesta. Viestintävirasto peruutti restylane.fi –verkkotunnuksen ja siirsi sen Nestlé Skin Care Health S.A:lle.
restylane.fi tapauksesta voidaan päätellä, että aiemman tavaramerkin haltija voi saada suojaa domain-nimen oikeudetonta käyttöä vastaan myös vähemmän selkeissä tapauksissa, joissa esimerkiksi se oikeus, johon vedotaan ei ole identtinen sanamerkki, tai joissa domainia oikeudettomasti käyttävällä taholla on alun perin ollut oikeus rekisteröidä tai käyttää kyseistä domainia.
Sopimuksilla riskit haltuun
Silloin, kun tavaramerkin haltija havaitsee, että domainin rekisteröinnillä loukataan hänen oikeuksiaan, on syytä tarkkaan selvittää millä eri keinoilla loukkaavaan käyttöön voidaan puuttua. Riitaa saattaa syntyä myös jo rekisteröityjen domain-nimien tahattomasta tai tahallisesta loukkaamisesta. Kaikkein yleisimmin ongelmia syntyy yhteistyösuhteen päättyessä ja riskien hallinnan näkökulmasta vastaisuudessa tapahtuviin välirikkoihin onkin syytä varautua sopimusteitse. Domaineja hallussaan pitävän tai käyttävän tahon kanssa tehtävässä yhteistyösopimuksessa on hyvä sopia mm. domainien takaisinsiirtämisestä yhteistyön päättyessä.
(Lähde: Viestintäviraston päätös Dnro: 821/522/2016)
