Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) otti ennakkoratkaisullaan (C-215/14 Nestlé v Cadbury) kantaa tunnetun suklaakeksin muodon rekisteröitävyyteen 16.9.2015. Nestlé oli hakenut tavaramerkkirekisteröintiä graafisesti kuvatulle kolmiulotteiselle Kit Kat -suklaakeksilleen, jossa ei ole mainintaa Kit kat -sanatavaramerkistä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa perustaen hakemuksensa käytön kautta syntyneeseen erottamiskykyyn, sillä tuotetta oli markkinoitu YK:ssa lähes muuttumattomana jo vuodesta 1935 lähtien. Cadbury kuitenkin vastusti rekisteröintiä ja kiisti merkille syntyneen erottamiskyvyn. Väiteprosessin seurauksena Englannin ja Walesin korkein oikeus esitti EUT:lle ennakkoratkaisupyynnön, joka sisälsi useita ennakkoratkaisukysymyksiä kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröitävyydestä.
Euroopan unionin tuomioistuimen arvioitavaksi tuli kysymys tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön kautta (Direktiivin 3 artiklan 3 kohta). Tuomioistuin muistutti tavaramerkin keskeisestä tehtävästä taata se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi ilman sekaannuksen mahdollisuutta erottaa tavaramerkillä varustetut tavarat ja palvelut muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista. Tavaramerkiltä vaadittava erottamiskyky voi olla alun perin merkin ominaispiirteisiin perustuva tai käytön kautta syntynyttä. Erityisesti kun kyse on tavaramerkin käytön perusteella erottamiskykyiseksi tulemisesta, on hakijan tavaramerkin rekisteröintiä varten osoitettava, että kohderyhmä pystyy pelkästään itsessään tämän tavaramerkin – eikä muiden mahdollisesti esillä olleiden tavaramerkkien – perusteella erottamaan tavarat tai palvelut tietystä yrityksestä peräisin oleviksi. Näin ollen Nestlén tulee esittää, että kohderyhmä mieltää pelkästään yllä kuvatun kaltaisen kolmiulotteisen suklaakeksin muodon (jossa ei ole mainintaa sanatavaramerkistä Kit Kat) perusteella, että sillä varustetut tavarat ovat peräisin tietystä yrityksestä.
EUT otti asiassa kantaa tavaramerkin rekisteröintiesteisiin ja Tavaramerkkidirektiivin (2008/95) 3(1)(e) artiklaan, jonka alakohtien i ja ii mukaan merkkejä ei saa rekisteröidä tai ne on mitätöitävä, jos merkit muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta tai teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta. Artiklaa on tuomioistuimen mukaan tulkittava siten, että se on esteenä sellaisen merkin rekisteröimiselle tavaramerkiksi, jonka muoto muodostuu kolmesta keskeisestä piirteestä, joista yksi seuraa tavaran luonteesta ja kaksi ovat teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömiä. Samaisen artiklan ii alakohtaa, jonka mukaan yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta muodostuvien merkkien rekisteröiminen tavaramerkiksi voidaan evätä, on tulkittava siten että se koskee tapaa, jolla kyseinen tavara toimii, eikä sitä sovelleta tapaan, jolla tavara valmistetaan.
Lähteet:
http://ipkitten.blogspot.fi/
http://www.worldtrademarkreview.com/blog/detail.aspx?g=121b19c9-d7c1-4a5f-a596-5f104f8a7ff1
